El arbitraje y los derechos de propiedad industrial: criterios de convivencia

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"El arbitraje y los derechos de propiedad industrial:

criterios de convivencia (2 de 2)"

Lilly Acevedo Gómez

Asociada sénior en Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

lacevedo@hrafdom.com

RESUMEN:

En la primera parte de este artículo se identificaron los criterios sobre los cuales una controversia en materia de propiedad industrial es arbitrable. Esta segunda parte ha quedado reservada para exponer dónde encontramos los límites para la arbitrabilidad.

PALABRAS CLAVES:

Derechos de propiedad industrial, signos distintivos, marcas, patentes, materia arbitrable, arbitrabilidad, orden público, disponibilidad, transacción, arbitraje, propiedad industrial, República Dominicana.

En la primera entrega de este artículo expusimos cuáles causas tienen aptitud para constituir objeto de un arbitraje, enfocándonos en responder, de manera positiva, la pregunta de qué puede decidirse en el foro arbitral. Así, vimos cómo la regla general es que todo lo relativo a la explotación económica de una patente o signo distintivo puede ser objeto de arbitraje.

Como hemos anticipado, en esta segunda parte explicaremos dónde encontramos la excepción a la regla de lo que se permite someter al arbitraje en materia de propiedad industrial.

1. LAS RESTRICCIONES DE ACCESO AL ARBITRAJE EN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

En derecho comparado la tendencia general es de estatuir que un árbitro no tiene la facultad para decidir sobre la validez de una marca o patente. Según Fouchard, Gaillard y Goldman, cuando el título es conferido por un acto de la autoridad pública o es consagrado por el depósito de un servicio público, un litigio que pone en causa su existencia o su validez podría ser considerado como no arbitrable en la medida en que el tribunal arbitral apoderado no pueda rendir decisiones oponibles a los terceros.

En consecuencia, y al menos en la materia que cubrimos, un árbitro no tiene el poder de declarar nulo o inexistente un acto emanado de la autoridad pública o de los poderes públicos, pues la sentencia arbitral constituiría una violación a la soberanía estatal.

Ahora bien, aunque el árbitro no tiene poder jurisdiccional para declarar la nulidad o la inexistencia de una patente o una marca, este no está obligado a sobreseer el conocimiento de la instancia arbitral a la espera de una decisión judicial o administrativa sobre la validez de estos derechos. De admitirse lo contrario, bastaría que una parte llamada a arbitraje alegara la nulidad o la inexistencia de una patente o marca para detener el proceso arbitral. En estos casos, se acepta que el tribunal arbitral conozca a título incidental los alegatos de inexistencia o nulidad de una patente para conocer la cuestión legal sometida a arbitraje. Así se pronuncia, por ejemplo, la sentencia de la Primera Cámara de la Corte de París, indicando que la cuestión de la validez de una patente, debatida de manera incidental con ocasión de un litigio de naturaleza contractual, puede serle sometida y este juzgarla. Esta decisión, empero, no tiene el mismo carácter que tendría la decisión de un juez, en tanto carece de autoridad de la cosa juzgada y solo tendría efecto respecto de las partes (no tiene un efecto absoluto).

Sin embargo, la posición anterior no es unánime. Algunos autores consideran que la materia es necesariamente no arbitrable y que el árbitro debe declarar su...