Compensacion del plazo de vigencia de patentes, mito o realidad

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"Compensación del plazo de vigencia de patentes: ¿mito o realidad?"

Meris Francisco Martich

Abogada asociada de la firma Headrick Rizik Álvarez & Fernández.

RESUMEN:

Se aborda la figura de la compensación del plazo de vigencia de la patente introducida por el DR-CAFTA, con énfasis en su importancia y en los problemas que surgen de su aplicación.

PALABRAS CLAVES:

Propiedad Intelectual, DR-CAFTA, patentes, compensación del plazo, vigencia, Derecho Administrativo, principio de irretroactividad, República Dominicana.

1. CONSAGRACIÓN DE LA FIGURA DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO EN LA LEY No. 20-00

   El Tratado de Libre Comercio suscrito entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (en lo adelante "DR-CAFTA"), vigente desde el 1 de marzo de 2007, introdujo cambios significativos en el derecho positivo dominicano, especialmente en materia de propiedad intelectual ; entre estos se encuentra la incorporación a la legislación nacional de la figura de la compensación del término de vigencia de la patente (en lo adelante "compensación del plazo") para indemnizar al titular por retrasos irrazonables en su otorgamiento.

   La figura de la compensación del plazo consiste en compensar al titular de una patente mediante el ajuste o restauración de una porción limitada del plazo de vigencia, durante el cual no pudo disponer o comercializar la invención debido al tiempo discurrido de manera irrazonable por las instituciones y agencias gubernamentales para conceder la patente o permitir la comercialización de productos contentivos de ingredientes protegidos por ella. El plazo compensado es proporcional al tiempo discurrido de manera irrazonable.

   La compensación del plazo se sustenta en el artículo 15.9.6 del capítulo XV del DR-CAFTA, el cual dispone que los países signatarios deberán prever un ajuste o restauración del plazo de vigencia de la patente para compensar a su titular por cualquier reducción del plazo efectivo del derecho de exclusión que confiere un registro de patente, ya sea por retrasos irrazonables en la concesión de la patente, o en la emisión del primer permiso de comercialización del producto farmacéutico correspondiente.

   La disposición antes mencionada fue introducida a nuestra legislación mediante la Ley No. 424-06 de Implementación del DR-CAFTA de fecha 20 de noviembre de 2006 (en lo adelante la "Ley 424-06"), la cual modificó, entre otras, la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial de fecha 8 de mayo de 2000 (en lo adelante la "Ley 20-00"). En el caso que nos ocupa, específicamente derogó y sustituyó el artículo 27 de nuestra Ley No. 20-00, el cual establece actualmente que, a pedido del titular de una patente de invención, la compensación del plazo de vigencia podrá ser otorgada por un plazo máximo de tres años, en los casos en que: (i) la Dirección de Invenciones de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (en lo adelante la "ONAPI") incurra en un retraso en la concesión de la patente de más de cinco años contados desde la fecha de su solicitud, o más de tres contados desde la fecha de la solicitud del examen de fondo; o (ii) la Dirección General de Drogas y Farmacias (en lo adelante "DGDF") del Ministerio de Salud Pública (en lo adelante "MSP") incurra en un retraso mayor a dos años y seis meses para otorgar el permiso de comercialización de un producto farmacéutico protegido por una patente de invención (comúnmente conocido como registro sanitario).

   Asimismo, el artículo 27 dispone que la solicitud de la compensación del plazo de vigencia deberá ser presentada por dicho titular, a pena de caducidad, ante la Dirección de Invenciones de ONAPI dentro de los sesenta días subsiguientes a: (i) la concesión de la patente; o (ii) la expedición del registro sanitario, según corresponda. No obstante, la Ley No. 424-06 dispuso en su artículo 33 que esta disposición fuera efectiva un año después de la entrada en vigencia del DR-CAFTA; o sea, a partir del 1 de marzo de 2008..

2. APLICACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL PLAZO: EXPERIENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA FRENTE A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA:

   A la fecha, se han presentado ante la Dirección de Invenciones de la ONAPI varias solicitudes de compensación del plazo de vigencia de patentes concedidas depués de la entrada en vigencia de las disposiciones del artículo 27 de la Ley 20-00, fundamentadas sobre la base de lo establecido en dicho artículo. Esta solicitudes han sido denegadas por alegada violación al principio de la irretroactividad de la aplicación de la ley . Tales decisiones han sido objeto de recursos jerárquicos de apelación ante la Dirección General de la ONAPI que se encuentran pendientes de decisión.

   El argumento que esboza constantemente la Dirección de Invenciones de la ONAPI en rechazo de las solicitudes es el siguiente:

   En consecuencia fusionando ambos preceptos legales, se deriva una única e irrefutable conclusión, en el sentido de que: solo serán susceptibles de invocar la compensación en el tiempo de vigencia de las patentes otorgadas en la República Dominicana, aquellos casos que hayan presentado su solicitud de Concesión de Patentes de Invención ante la ONAPI, a...