CONTRASTES EN LA APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA

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"CONTRASTES EN LA APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA"

María J. Félix Troncoso

Magíster en Propiedad Intelectual, directora legal de Félix & Co., vocal de la Junta Directiva de Adopi.

mfelixt@felixyco.com

Resumen: En los últimos años se ha puesto de manifiesto una variación sustancial del criterio de protección de la marca notoria en las instancias administrativas de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, en detrimento de este derecho, generándose una peligrosa brecha que se presta para aprovechamientos ilícitos en perjuicio del consumidor y de la política de Estado en cuanto a la protección de la propiedad industrial.

Palabras claves: Notoriedad, Unión de Paris, ADPICS, propiedad intelectual, República Dominicana.

El artículo 52 de la Constitución de la República Dominicana establece el derecho a la propiedad intelectual de la manera siguiente:

Se reconoce y protege el derecho de la propiedad exclusiva de las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, denominaciones, marcas, signos distintivos y demás producciones del intelecto humano por el tiempo, en la forma y con las limitaciones que establezca la ley.

A partir de este rango constitucional, la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial es el estatuto principal donde se ponen de manifiesto esa forma y esas limitaciones.

Probablemente, el segundo instrumento legal más relevante de la protección de la propiedad industrial en nuestro país y en muchas otras jurisdicciones a nivel mundial es la Convención Internacional para la Protección de Propiedad Industrial, comúnmente conocida como la Convención de París por haber sido en esa ciudad donde se suscribió inicialmente en el año 1883.

La República Dominicana se adhirió a dicho convenio el 20 de octubre de 1884, pero sus disposiciones no entraron en vigor sino hasta el 11 de julio de 1890. La situación de la última revisión ratificada por nuestro país no parece clara, pues a pesar de que se anunció hace varias décadas que se había actualizado hasta la revisión de Estocolmo de 1967, según datos publicados por la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), la última revisión a la cual se adhirió la República Dominicana fue la de La Haya de 1925, el 6 de abril de 195 .

Históricamente la protección de la marca notoria en nuestro ordenamiento legal encuentra su origen en la ratificación de la Revisión de la Haya, pues el texto legal entonces vigente para la protección de las marcas, la Ley 1540 sobre Registro de Marcas de Fábrica y Nombres Comerciales e Industriales de 1937 (G. O. 5113, del 4 de enero de 1938) no hacía referencia alguna a este tipo de "supermarca".

Efectivamente, a partir del 6 de abril de 1951, con esta ratificación, el artículo 6-bis pasa a formar parte del derecho positivo dominicano:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Deberá concederse un plazo mínimo de tres años para reclamar la anulación de dicha marca. El plazo correrá a partir de la fecha de registro de la marca. No se fijará plazo para reclamar la nulidad de marcas registradas de mala fe.

Durante 49 años, concretamente desde 1951 hasta el año 2000, este texto legal protegió a múltiples titulares de marcas notorias no registradas en nuestro país de intentos de apropiación ilícita y de su imitación fraudulenta por terceros, evitando que se generara una inequívoca fuente de confusión o errónea asociación en el consumidor dominicano respecto de la marca notoria.

Esta disposición fundamentó importantes decisiones del Departamento de Propiedad Industrial de la entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio, como por ejemplo la que canceló el registro del nombre comercial McDowell Dominicana, S. A. y su logo, No. 54102, hacia 1994, por tratarse de la imitación de la notoria marca McDonald’s, justo en el momento en que esa popular cadena de restaurantes de comida rápida se proponía ingresar al mercado dominicano. Igualmente, con base en esta disposición se ordenó la cancelación del registro de nombre comercial 40622 para Dominoes Pizza hacia 1992, en circunstancias similares.

Otros fallos relevantes sobre acciones que se iniciaron y concluyeron al amparo de esa disposición, o ya al amparo de la Ley 20-00, fueron la resolución 338, del 23 de noviembre de 1999, que rechazó el registro de la marca Porky en las antiguas clases 53, 54, 56 y 57 por la notoriedad de la marca y personaje Porky Pig; la resolución 284, de fecha 29 de marzo de 2001, que acogió la oposición interpuesta el 15 de diciembre de 1998 y rechazó el registro de la marca Rockport por ser la reproducción total de la notoriamente conocida marca Rockport; la resolución 51, de fecha 30 de junio de 2004, que falló la oposición interpuesta el 13 de agosto de 1999 y rechazó el registro de la marca Cleo, por ser la reproducción parcial de la notoria marca Chloe para perfumes, entre otras.

Aunque no esté clara la ratificación de la Revisión de Estocolmo de 1967, el texto del artículo 6-bis en esa revisión operó como un referente importante al ser tomado en cuenta tanto por la comunidad de juristas dedicados a la protección de la propiedad industrial como por las autoridades...