La declaratoria de nulidad de una marca ante los tribunales civiles, comerciales

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"La declaratoria de nulidad de una marca ante los tribunales civiles y comerciales"

Wallis Pons C.

RESUMEN:

La autora sostiene la tesis de que existe una doble vía para la interposición de un recurso de nulidad del registro de una marca: la vía administrativa, cuando la nulidad está basada en razones intrínsecas al signo; y la vía judicial cuando la nulidad esté fundamentada en actos de competencia desleal

PALABRAS CLAVES:

Marca, registro, nulidad, anulación, anulación administrativa, anulación judicial, sistema atributivo, derecho exclusivo, competencia desleal, propiedad intelectual, República Dominicana.

INTRODUCIÓN:

Nuestro estatuto marcario contempla la figura jurídica de la anulación administrativa del registro de una marca hecho en contravención a la ley. De igual manera, consideramos que es factible la anulación por la vía judicial cuando se tipifican ciertas prácticas en el mercado para cuyo conocimiento se otorga competencia a los tribunales de derecho común.

En el desarrollo del tema, abordamos, primero, la noción de marca, cómo se adquiere y las derechos que confiere su registro (I); y segundo, la anulación, tanto administrativo como judicial, de su registro..

1. LA MARCA. ADQUISICIÓN DE SU TITULARIDAD. DERECHOS QUE CONFIERE SU REGISTRO:

   Noción. Hoy por hoy no es posible concebir el mundo en que vivimos sin la existencia de marcas. Este signo distintivo se ha convertido en un elemento clave en la economía, siendo actualmente unos de los activos de mayor relevancia de las empresas. De ahí que su adecuada protección haya sido atendida por los legisladores y los tribunales con la finalidad, de un lado, de garantizar el derecho de su titular, propietario de un bien intangible, base de la economía actual, y de otro lado, los intereses del consumidor, los cuales deben estar exentos de confusión.

   Según el literal a del artículo 70 de nuestra Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial, del 8 de mayo del año 2000, modificada por la Ley 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de fecha 22 de noviembre de 2006 (en lo sucesivo "Ley 20-00"), la marca es "cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o los servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas

   Dicho signo requiere, para su registro, ser distintivo, es decir, poder identificar un producto o servicio distinguiéndolo de los productos o servicios de los demás. En consecuencia, para poder ser registrado, "este signo debe así permitir su clara individualización por parte del público consumidor".

   Sistema atributivo. La República Dominicana, al igual que otros países de América Latina, ha adoptado el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo sobre una marca. En tal virtud, "no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay registro".

   En ese sentido, el numeral 1 del artículo 71 de la Ley 20-00 dispone que "el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro", constituyendo el uso previo, de hecho y sin registro, una prelación para obtener el registro y el fundamento para la presentación de una oposición o para solicitar la nulidad de otra marca.

   Derechos que confiere el registro. La titularidad que otorga dicho registro conlleva el derecho exclusivo de uso de la marca, lo que implica el derecho de excluir a terceras personas que utilicen esa marca u otra similar que origine confusión en el mercado. En efecto, el artículo 86 de la Ley 20-00 le confiere al titular del registro el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin su consentimiento, realice los siguientes actos:

   1. Aplicar, adherir o fijar de cualquier manera un signo distintivo idéntico o semejante a la marca sobre productos para los cuales la marca se ha registrado, o sobre envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, o sobre productos que han sido producidos, modificados o tratados mediante servicios para los cuales se ha registrado la marca o que de otro modo puedan vincularse a esos servicios;

   2. Suprimir o modificar la marca que su titular o una persona autorizada para ello hubiese aplicado, adherido o fijado sobre los productos referidos en el literal precedente;

   3. Fabricar...