El due diligence en Propiedad Intelectual una necesidad

El due diligence en Propiedad Intelectual: una necesidad

Zaida Lugo Lovatón

Abogada, socia de Angeles & Lugo Lovatón. Vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (ADOPI).

“Hay tres maneras de que puedas arruinarte:

las apuestas, las mujeres y la tecnología.

Las apuestas es la más rápida,

las mujeres, la más placentera,

y la tecnología, la más segura”.

Georges Pompidou.

RESUMEN:

Se exponen las razones por las cuales las debidas diligencias previas a una operación comercial que involucre derechos de propiedad industrial son imprescindibles y se propone una lista de dichas diligencias.

PALABRAS CLAVE:

Propiedad intelectual, due diligence, marca, patente, derecho de autor.

El “due diligence” o las “debidas diligencias” han sido definidas como la “evaluación, realizada por inversionistas o sus agentes, de los detalles de una inversión o adquisición potencial, donde la evaluación envuelve una verificación de todos los hechos materiales relevantes a esa inversión o adquisición” .

Es una especie de auditoría que puede ser interna, concerniente a la propiedad intelectual (PI) de la entidad para la cual se conduce, o externa. Es necesario determinar la importancia relativa de la propiedad intelectual en la operación comercial general así como las metas que deban ser alcanzadas durante la auditoría, localizando los activos relevantes de PI que resulten materiales para dicha operación.

Los titulares de PI someten esta a due diligence por varias razones, entre las cuales se cuentan las siguientes:

  1. Un potencial licenciatario interesado en una licencia.

  2. Un capitalista interesado en invertir en una empresa que inicia, a la cual PI puede ser cedida o licenciada.

  3. Un comprador interesado en una venta o intercambio de PI.

  4. Preparación para una oferta pública inicial o cotización inicial en la bolsa de valores y para un listado para intercambio de acciones Una auditoría profunda y comprensiva de PI requiere mucho más que la simple compilación de una lista de los activos intangibles de una empresa. Por el contrario, el especialista deberá analizar y ofrecer un estimado de la fortaleza de los derechos intangibles de su cliente en el mercado, así del mercado de los competidores de su cliente.

    Una selección de los países que interesan a la empresa en las tempranas etapas del desarrollo del negocio es clave para asegurar su éxito, ya que, por ejemplo, una marca puede no estar disponible en todas las jurisdicciones. El especialista que realizará el due diligence debe tomar en cuenta los diferentes sistemas legales de creación del derecho y protección del mismo existentes, los diferentes idiomas (y acepciones negativas que esto puede acarrear), los derechos preexistentes de terceras personas, así como los distintos tratados internacionales vigentes, tales como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana (DR-CAFTA), el Arreglo de Madrid y el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT).

    En muchas ocasiones, dada la inminencia de la concretización de una operación comercial, el due...

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