La nueva ley de patentes de Estados Unidos, Leahy Smith America Invents Act

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"La nueva ley de patentes de Estados Unidos (Leahy-Smith America Invents Act)"

Mary Fernández Rodríguez

RESUMEN:

El Congreso de los EE. UU. aprobó una nueva ley de patentes de invención, la cual tiene la finalidad de mejorar las oportunidades de innovación e inversión empresarial, así como armonizar las leyes de patentes de dicho país con las de los demás países.

PALABRAS CLAVES:

Patente, "primero en inventar" (first-to-invent system), "primero en depositar solicitud de patente" (first-inventor-to-file), revisión post concesión, revisión inter partes, patentes derivadas, primer uso en el comercio, propiedad intelectual, Estados Unidos.

1. GENERALIDADES:

   El pasado 8 de septiembre del 2011, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la nueva Ley de Patentes de Invención, mejor conocida como Leahy-Smith America Invents Act (AIA), la cual fue firmada y promulgada el 16 de septiembre de 2011 por el presidente estadounidense Barack Obama, quien respaldó el proyecto como parte de su paquete para la creación de empleos.

   La AIA introdujo cambios significativos en el sistema de patentes de los EE. UU. Específicamente, enmienda el Título 35 del United States Code (U.S.C.) y tiene como objetivos, entre otros, simplificar los procesos de la oficina de patentes estadounidense (USPTO - United States Patent and Trademark Office), mejorar las oportunidades de innovación e inversión empresarial, así como armonizar las leyes de patentes de dicho país con las de los demás países.

   La AIA, a menos que se disponga lo contrario en cada sección, entrará en vigencia un año después de la fecha de promulgación y se aplicará a todas las patentes concedidas a partir de dicha fecha.

2. PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS:

   a. Sistema FITF:

   La AIA introdujo un cambio en el sistema de patentes de los EE. UU. al reemplazar el sistema anterior, el cual otorgaba prioridad al "primero en inventar" (first-to-invent system), a un sistema FITF (first-inventor-to-file), el cual consiste en otorgar derechos al "primero en depositar solicitud de patente" ante la USPTO. Este cambio tiene el propósito de armonizar la ley de patentes estadounidense con las de los demás países del mundo, los cuales determinan la prioridad en los derechos sobre una invención según el primer depósito de una solicitud de patente ante la oficina correspondiente.

   De igual forma, los procedimientos de interferencia de patentes y defensas de prioridad de una invención conforme a la Sección 102 del Título 35 del U.S.C. han sido eliminados. En su lugar, la AIA creó un nuevo procedimiento administrativo llamado derivate proceeding, el cual se aplicará a solicitudes pendientes, así como una acción civil con relación a patentes concedidas, en la que un tercero podrá impugnar la titularidad de una persona relativa a un invento sobre la base de que este derivó su invención de aquella de otro inventor.

   b. Amplía el alcance del estado de la técnica

   La AIA amplía el alcance del estado de la técnica en varias áreas, lo que podría invalidar una invención, a saber:

   i. Se modificó la Sección 102(b) del Título 35 del U.S.C. para disponer que las actividades de ventas y uso público calificarán como materia en estado de la técnica cuando se realicen no solo en territorio estadounidense (como disponía la legislación anterior) sino también fuera de allí, sin limitación alguna.

   ii. Con relación a la "fecha de solicitud" de patentes y solicitudes estadounidenses, la AIA modifica su definición a fin de disponer que dichas patentes y solicitudes sean consideradas materia en estado de la técnica a partir de la fecha de solicitud, en relación con las solicitudes presentadas fuera de los EE. UU, siempre que las primeras sean una divulgación de estas últimas.

   iii. Por otro lado, la AIA estableció como excepción a la materia en estado de la técnica y otorgó un año de gracia al inventor para depositar la solicitud de patente después de que este haya realizado una divulgación pública anticipada de dicha invención. La AIA dispone que, en una solicitud depositada en estas circunstancias, cualquier divulgación realizada por un tercero no calificaría como materia en estado de la técnica.

   c. Revisiones posconcesión e inter partes;

   La AIA dispuso la creación de procesos administrativos de revisión de patentes, a saber, revisiones posconcesión e inter partes. En primer lugar, la revisión posconcesión puede ser incoada por un tercero dentro de un plazo de nueve meses a partir de la fecha de concesión de la patente. Esta no se limita a cuestiones relacionadas a la novedad de la patente, sino a la patente en general. En segundo lugar, la revisión inter partes, que reemplaza el proceso de reexamen inter partes, está limitado a cuestiones de novedad de la patente.

   La revisión posconcesión se aplicará a patentes que hayan sido depositadas a partir de la fecha de entrada en vigencia antes mencionada. En cambio, la revisión inter partes se aplicará a cualquier patente concedida antes o después de la fecha de promulgación de la AIA.

   d. Defensas por violación de patentes con base en el primer uso en el comercio

   La AIA dispuso la ampliación de la defensa en casos de demandas por violaciones de patentes sustentadas en el primer uso en el comercio. Una persona podría estar eximida de responsabilidad si prueba un primer uso en el comercio, no solo en el caso de un método de negocios (única limitación establecida por la anterior legislación), sino en cualquier otro caso. Esta disposición se aplicará a cualquier patente concedida desde de la fecha de promulgación de la AIA.

   e. Instaura el examen complementario;

   Por otro lado, la AIA provee un procedimiento para realizar un examen complementario a petición del titular de una patente, a fin de considerar, reconsiderar o corregir información relevante para la invención. Mediante este procedimiento, el titular puede corregir errores en el proceso de solicitud, inclusive aquellos que podrían interpretarse como fraude ante la oficina...