Sentencia nº 1176 de Suprema Corte de Justicia, del 31 de Mayo de 2017.

• Número de sentencia: 1176
• Número de resolución: 1176
• Fecha: 31 Mayo 2017
• Emisor: Primera Sala Suprema Corte de Justicia

Fecha: 31 de mayo de 2017

Sentencia No. 1176

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 31 de mayo del 2017, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 31 de mayo de 2017 Rechaza Preside: F.A.J.M.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por la compañía C. Payless, S.A., constituida de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio y asiento social ubicado en la avenida A.L. núm. 58, de esta ciudad, debidamente representada por su presidente, señor I.J.M., dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0794705-3, domiciliado y residente en esta ciudad, y Plaza Payless, S.A., Fecha: 31 de mayo de 2017

constituida de acuerdo con las leyes dominicanas, con su domicilio y asiento social ubicado en la casa núm. 102, de la avenida L. de Vega de, esta ciudad, debidamente representada por su presidente, Lcda. R.E.S. de Jadalla, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0794981-0, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 437, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de de Apelación del Distrito Nacional, el 30 de septiembre de 2004, cuyo dispositivo se copia más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído el dictamen del magistrado procurador general de la República, el cual termina: "Que procede rechazar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 437, de fecha 30 de septiembre de 2004 (sic), por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito nacional, por los motivos expuestos";

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de diciembre de 2004, suscrito por el Dr. J.J.C.T. y los Lcdos. R.E.S. de Jadalla y S.M.S., abogados de la parte recurrente, C. Payless,
S.A., y Plaza Payless, S.A., en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; Fecha: 31 de mayo de 2017

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de febrero de 2005, suscrito por los Lcdos. H.H.V., J.M. y L.R.P., abogados de la parte recurrida, Payless Shoesource;

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 1ro de junio de 2005, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.A.T., A.R.B.D., E.M.E. y J.E.H.M., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 22 de mayo de 2017, por el magistrado F.A.J.M., en funciones de presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, y a los magistrados M.O.G.S., D.M.R.B. y J.A..F.: 31 de mayo de 2017

C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

C., que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de una acción de nulidad incoada por Plaza de C. Payless, S.A., contra Payless Shoesource, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, dictó la resolución núm. 000085, de fecha 11 de febrero de 2002, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA buena y válida en cuanto a la forma la presente acción de nulidad, por haber sido interpuesta en tiempo hábil de conformidad con la legislación vigente; SEGUNDO: ACOGER, como al efecto ACOGE, en cuanto al fondo la acción de nulidad interpuesta por SRES. I.J.M. Y ROSA SABA DE JADALLA, en representación de la PLAZA PAYLES (sic) DE CALZADOS, contra el registro No. 49,271 de fecha 21 del mes de septiembre de 1993, que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC., y de oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., formulada ante esta Fecha: 31 de mayo de 2017

Oficina por la sociedad comercial PAYLESS SHOESOURCE REPÚBLICA DOMINICANA, S.A., representada por el DR. L.R.P.P. Y LA LIC. W.D., por constituir la reproducción total de la parte esencial del nombre comercial, cuya propiedad ostenta la impugnante, al grado de inducir a error o confusión en el público consumidor; TERCERO: DECLARAR, como al efecto se DECLARA la NULIDAD, del registro No. 49,271 de fecha 21 del mes de septiembre de 1993, que ampara el nombre comercial PAYLESS SHOESOURCE, INC.; CUARTO: DISPONER, como al efecto DISPONE, que la presente resolución sea publicada en el boletín informativo de la ONAPI y en la página de Internet de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio; QUINTO: ORDENAR, como al efecto ORDENA, que la presente Resolución sea notificada a las partes en los términos previstos en el artículo 154 literal g) de la ley 20-00"; b) no conforme con dicha decisión, Payless Shoesource, Inc., interpuso formal recurso de apelación por vía administrativa contra la misma, el cual fue resuelto por la resolución núm. 000004, de fecha 10 de octubre de 2002, dictada por el Director Nacional de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA en cuanto a la forma regular y válido el presente recurso de Apelación por vía Fecha: 31 de mayo de 2017

Administrativa por haberlo hecho de conformidad con la Ley que rige la materia; SEGUNDO: ACOGER, como al efecto ACOGE en cuanto al fondo el presente recurso de Apelación por vía Administrativa incoado por los LICDOS. H.H. y L.R.P.; TERCERO: REVOCAR como al efecto REVOCA la resolución No. 085 recurrida por los LICDOS H.H. y L.R.P.; CUARTO: ORDENAR como al efecto ORDENA que se mantenga la vigencia del Certificado de Registro No. 49271 que ampara el Nombre Comercial PAYLESS CHOESOURCE (sic), INC."; c) no conformes con dicha decisión, los señores I.J.M. y Rosa de J.M. en representación de las sociedades comerciales Plaza Payless, S.A., y C. Payless, S.A., interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 1027-2002, de fecha 18 de noviembre de 2002, instrumentado por el ministerial P.G.N., alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fue resuelto por la sentencia civil núm. 437, de fecha 30 de septiembre de 2004, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Naiconal, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA, bueno y Válido, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por los señores ISA JADALA MARÍA y ROSA DE Fecha: 31 de mayo de 2017

JADALLA MARÍA, propietarios de PLAZA PAYLESS, S.A. y CALZADOS PAYLESS, S.A., contra la resolución No. 00004, de fecha 10 de octubre de 2002, dictada por el Director General de la Oficina de la Propiedad Industrial, por formalizado de conformidad con las reglas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo el presente recurso y en consecuencia, CONFIRMA, en todas sus partes la resolución recurrida, por los motivos expuestos precedentemente; TERCERO: CONDENA, a las partes recurrentes, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas en provecho de los licenciados H.H.V., L.R.P. y J.M.G., abogados, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad";

C., que la parte recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Doble violación de la Constitución de la República; Segundo Medio: Desconocimiento de la Ley núm. 20-2000; Tercer Medio: Falta de calidad de Shoesource por más de cinco o más años. Disgregaciones y mal jurídico y mala fe (sic); Cuarto Medio: Falta de contestación a todos los puntos de las conclusiones; Quinto Medio: Motivos insuficientes, confusos, errados, incongruentes, desconocidos motivos, desnaturaliza los hechos y viola el derecho de defensa; Fecha: 31 de mayo de 2017

C., que la parte recurrente en su primer medio de casación, propone, en síntesis, que en la especie existe violación a la letra
h) del artículo 8 de la Constitución de la República Dominicana, según el cual nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa, pues en el anexo 9, está la constancia de que igual a todo lo que estamos considerando, iguales causas son las mismas que hay en la Corte de Apelación Penal de la 2da. Sala, del Distrito Nacional, cuya sentencia está confirmada por la Shoesource, que se advierte en la sentencia impugnada, en el último numeral 7, de la página 24 de la sentencia recurrida, lo que quiere decir que los recurrentes los están juzgando por las mismas causas, tanto por la sentencia penal preindicada de la 2da. Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, como de la Corte de Apelación Civil, por lo que es procedente “cancelar la presente civil cancelar la penal” (sic), pero al tratarse de un asunto civil, debe prevalecer la civil, por lo que solicitamos que la presente instancia sea anulada, porque lo penal mantiene lo civil en estado, enviando ante otra corte civil; que existe también “violación del ordinal 14 de dicha Constitución: La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias, por lo que siendo la compañía Plaza Payless, S.A., una sociedad comercial, que nada tiene Fecha: 31 de mayo de 2017

que ver con calzados, procede anular la sentencia recurrida, por despojar de su legítimo derecho a Plaza Payless, S.A., violación clara y precisa”;

C., que respecto a las conclusiones de la parte recurrente de que el caso juzgado en la especie es el mismo que existe “… en la Corte de Apelación Penal de la 2da. Sala, del Distrito Nacional, cuya sentencia está confirmada por la Shoesource” y que “los están juzgando por las mismas causas… por la sentencia penal preindicada de la 2da. Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional”, por lo que, según aduce, “es procedente cancelar la presente civil o cancelar la penal”, se observa que si bien es cierto que figura depositada por ante la corte a qua la sentencia núm. 2924, de fecha 20 de noviembre de 2002, dictada por la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, no existe constancia en el fallo atacado que el recurrente se haya referido a esa sentencia en sus argumentaciones, o que la cuestión de “cancelación" del proceso, o de que el asunto estaba siendo juzgado dos veces, fuera invocado por ante los jueces del fondo; que constituye un criterio reiterado que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la Fecha: 31 de mayo de 2017

decisión atacada, razón por la cual el argumento objeto de examen es nuevo, y por tanto, no ponderable por primera vez en casación;

C., que con relación al alegato de la parte recurrente de que en la especie existe violación al artículo 14 de la Constitución, si bien también se trata de un medio no invocado ante los jueces del fondo, por versar sobre una alegada violación constitucional, procede que esta alzada se avoque a analizar si en la especie, se ha incurrido en la violación constitucional señalada; que el artículo 14 de la otrora Constitución de la República Dominicana, aplicable al caso, expresa lo siguiente: “La propiedad exclusiva por el tiempo y en la forma que determine la ley, de los inventos y descubrimientos, así como las producciones científicas, artísticas y literarias”; que de lo anterior se infiere que la protección a la que se refiere este mandato constitucional es a la obligación de no desconocer el derecho de propiedad resultante de los inventos y descubrimientos, así como las producciones científicas, artísticas y literarias, pero el reconocimiento de este derecho se encuentra supeditado a lo que establezca la ley; que en la especie la corte a qua en sus motivaciones procedió a juzgar dentro de las facultades que le otorga la ley y la Constitución aplicable, en un caso de conflicto de propiedad industrial, en que dos entidades alegan tener la titularidad de un nombre comercial, a cuál de las partes litigantes realmente le Fecha: 31 de mayo de 2017

corresponde el derecho sobre el referido nombre “PAYLESS", estableciendo las razones por las que decidió como lo hizo, protegiendo el derecho de una parte sobre la otra;

C., que en esta misma línea de pensamiento, la corte a qua dentro sus facultades legales, y para fallar en el sentido en que lo hizo, entendió en sus motivaciones, lo siguiente: “1. Que obviamente PAYLESS SHOESUERCE (sic) es una marca notoriamente conocida, lo cual se deduce de los documentos depositados, los cuales revelan la cantidad de establecimientos que tiene la recurrida en todo el mundo, de lo cual se deriva precisamente su notoriedad; por lo que al registrarse C. Payless y Plaza Payless, se hizo en franca violación a lo preceptuado en el artículo 74 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, el cual señala, entre otras cosas, que: “(...) No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se consideraran, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a) sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue; b) sea idéntico o se Fecha: 31 de mayo de 2017

asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue; c) sea idéntico o se asemeja a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde la fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión” (sic); 2. Que además el artículo 6-bis de la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), establece: “(...) 1) a) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta" (sic); 3. Que de igual forma el ya citado convenio de París prohíbe cualquier acto capaz Fecha: 31 de mayo de 2017

de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y el hecho de que C. Payless, primero venda zapato y segundo use el mismo tipo de letra y colores de Payless Shoesurce (sic), crea una gran confusión al consumidor; y además la misma ley 20-00, establece, que constituyen actos de competencia desleal usar en el comercio signos cuyo registro esté prohibido conforme al artículo 74, sin perjuicio de las disposiciones sobre infracción de los derechos sobre signos distintivos; (...) 4. que aunque en nuestro país, los señores I.J.M. y Rosa de J.M., partes recurrentes, ha obtenido el registro de su marca, desde el año 1993; también es preciso señalar, que conforme al Convenio de París, tendrá preeminencia aquella que haya sido obtenido su registro primero, aunque sea en su país de origen, esta es la base fundamental en que descansan los convenios, la protección mutua de los derechos de los respectivos nacionales de sus países, y conforme con los documentos depositados, la recurrida tiene su marca registrada y notoriamente conocida desde 1956 y en nuestro país desde 1993; (. . .) 5. Que el registro realizado en nuestro país por las partes hoy recurrentes, de un nombre y una marca similares a los que ha venido utilizando notoriamente la recurrida, se constituye a todas luces en un acto de competencia desleal, prohibido, tanto por las Fecha: 31 de mayo de 2017

leyes nacionales, como por los convenios internacionales”; concluye la cita del fallo atacado;

C., que contrario a lo denunciado por la parte recurrente de que en la especie se ha violado el numeral 14, del artículo 8 de la otrora Constitución de la República Dominicana de 2002, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ha verificado que la corte a qua no ha incurrido en violación constitucional alguna, sino que ha aplicado correctamente el derecho, ya que estableció en sus motivaciones que si bien el registro del nombre comercial de la parte ahora recurrente como “Calzado Payless”, fue realizado en el año 1993 y a esa fecha aún la empresa recurrida no se encontraba registrada en el país, no menos cierto es que ”Payless Shoesource, según comprobó la corte a qua, tiene el registro de su marca en su país de origen desde el año 1956, mucho antes del registro obtenido por las ahora recurrentes, y además, cuya existencia como marca es ampliamente conocida no solo a nivel nacional sino también internacional;

C., que el artículo 74 de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, respecto de lo que aquí importa señala entre otras cosas, que: "(...) No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. A estos efectos se considerarán, entre otros, los casos en que el signo que se pretende registrar: a) sea Fecha: 31 de mayo de 2017

idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada o en trámite de registro en los términos del artículo 75 y siguientes, por un tercero desde una fecha anterior, que distingue los mismos productos o servicios, o productos o servicios diferentes pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca anterior distingue; b) sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue; c) sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde la fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión”;

C., que, asimismo, el Convenio de París de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial, del cual nuestro país es signatario, en su artículo 6-bis dispone, respecto a las marcas notoriamente conocidas, lo siguiente: “1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la Fecha: 31 de mayo de 2017

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”;

C., que del análisis de las disposiciones del artículo 74 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Intelectual y el artículo 6-bis del Convenio de París, precedentemente citados, resultando un hecho indudable lo establecido por la corte a qua en el sentido de juzgar que la marca Payless Shoesource, es ampliamente conocida a nivel internacional como un establecimiento dedicado a la actividad comercial de venta de zapatos y que el nombre comercial del ahora recurrente como CALZADOS PAYLESS, crea confusión en el mercado, por lo que resulta más que evidente que la prohibición a la que se refieren las disposiciones transcritas son aplicables al caso de la especie, en cuanto a que procede ordenar la cancelación o invalidación del registro del nombre o marca que pueda crear confusión respecto de otra beneficiada por el Convenio, que se encuentre establecida de manera notoria Fecha: 31 de mayo de 2017

internacionalmente, y que haya obtenido su registro en tiempo anterior en su país de origen, conforme se ha señalado; que por tanto, la sentencia impugnada no adolece de la violación al numeral 14 del artículo 2 de la otrora Constitución de 2002, sino que por el contrario, respeta el derecho que tiene la parte ahora recurrida en cuanto a que sea respetada su producción intelectual, manifestado en la marca de su propiedad nominada como Payless Shoesource, por lo que procede desestimar el medio objeto de examen por carecer de fundamento;

C., que la parte recurrente en su segundo medio de casación, alega, en suma, que mientras la recurrente se encuentra registrada desde el día 15 de diciembre del 1992, Payless Shoesource, registro el día 15 de mayo del 2001, que sea por la misma ley o por ser únicamente civil, han pasado más de nueve (9) años y ya con respecto al Convenio de París, señala “según las leyes del país”; que en República Dominicana el que registra primero se le respetan sus derechos y “después de tres (3) años, no hay posibilidad de reclamos”, en virtud del artículo 71 de la Ley 20-2000;

C., que a los fines de responder el medio objeto de examen, el análisis del fallo atacado pone de relieve que la corte a qua tuvo a bien determinar los hechos siguientes: “1) Que en fecha 15 de diciembre del año 1992, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, Fecha: 31 de mayo de 2017

por mediación del Director de Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de registro de nombres comerciales núm. 44,071, a nombre de C. Payless, S.A., y el núm. 44, 380 a nombre de Plaza Payless, S.A.; que en fecha 15 de septiembre del año 1993 la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Registro de Propiedad Industrial y Comercial, emitió los certificados de registro de nombres comerciales núm. 49271, a nombre de Payless Shoesource, Inc., y núm. 49378 a nombre de The Shoesource, Inc., y el núm. 49392 a nombre de V.S., Inc.; que la compañía Payless Shoesource, Inc., interpuso formal querella en fechas 29 de agosto de 1994, 13 de noviembre de 1996 y 9 de junio de 1997, contra los propietarios de Plaza Payless, S.A., por violación a la Ley 1450 de 1937 sobre Marcas de Fábricas y Nombres Comerciales y requirió a la vez, la confiscación y destrucción y depósito de todos los objetos encontrados en el local; que en fecha 11 de diciembre de 1995, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por mediación del Director del Región de Propiedad Industrial y Comercial, dicto la Resolución núm. 233, mediante la cual acogió la solicitud de cancelación de los registros núms. 44071 y 44380 correspondientes a los nombres comerciales C. Payless, S A. y Plaza Payless, S.A., por ser la reproducción total del nombre comercial Payless Shoesource, Inc.; que Fecha: 31 de mayo de 2017

en fecha 15 de abril de 1998 1a Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación del Director de Registro de Propiedad Industrial y Comercial, dictó la resolución núm. 70, mediante la cual ratifica la resolución núm. 233, dictada por el Cuerpo Consejero de la misma institución, precedentemente señalada; que en fecha 11 del mes de febrero del año 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina de Propiedad Industrial de Industria y Comercio, dictó la resolución núm. 000085, mediante la cual se acogió la acción de nulidad interpuesta por los señores I.J.M. y Rosa de J.M., en representación de Plaza Payless, S.A., contra el registro núm. 49271, que ampara el nombre comercial Payless Shoesource, Inc., y de oposición contra la solicitud de registro del nombre comercial Payless Shoesource República Dominicana, S.A.; que en fecha 10 de octubre de 2002, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio por mediación de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, dictó la resolución núm. 00004, objeto del presente recurso”; concluye la cita del fallo atacado;

C., que la parte recurrente ha invocado la cuestión relativa a que “después de tres (3) años, no hay posibilidad de reclamos”, sin embargo, tal alegato ha sido planteado por primera vez en casación, ya que la sentencia objetada no consigna propuesta alguna Fecha: 31 de mayo de 2017

al respecto; que no se puede hacer valer ante la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, medio alguno que no haya sido propuesto mediante conclusiones por la parte que lo invoca, al tribunal del cual proviene la decisión objetada, resultando tales argumentos nuevos y no ponderables por primera vez en casación;

C., que con relación al alegato de las recurrentes de que “el que registra primero, como en todas partes del mundo, se le respetan sus derechos”, sobre el particular esta Corte de Casación es del criterio que si bien el artículo 71 de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, dispone en su numeral 1) que el derecho sobre una marca se adquiere mediante su registro, no menos cierto es que tal registro no confiere a su beneficiario un derecho ilimitado, en virtud de lo dispuesto por el artículo 74 de la misma ley, el cual expresa que “(...) No podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de tercero. (...) b) sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca no registrada, pero usada por un tercero que tendría mejor derecho a obtener el registro, siempre que la marca sea para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue”; que además, el Convenio de París, en su artículo 6-bis, citado más arriba, dispone que procede “invalidar el registro (...) cuando la parte esencial Fecha: 31 de mayo de 2017

de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta”, por lo que el registro de una marca o nombre comercial, debe ser cónsono con las demás disposiciones de la misma ley que regulan su eficacia, así como los tratados internacionales aplicables a la materia; que en tal virtud, al ser la República Dominicana signataria del Convenio de París, del 20 de marzo de 1883, precede acogerse a la normativa internacional que regula el derecho objeto de examen, por tanto, la sentencia impugnada no adolece del vicio de errónea interpretación del artículo 71 de la Ley núm. 20-00, denunciado, por lo que el alegato ahora examinado carece de fundamento y debe ser desestimado;

C., que la parte recurrente en su tercer medio de casación alega, en resumen, que “la Shoesource por más de cinco o siete años no tenía domicilio fijado en la República Dominicana, ni nunca en todos sus actos. En la actualidad han puesto domicilios, porque nunca los han tenido. (…) Fueron declarados sin calidad y por no tener la garantía judicatum solvi, porque se trataba de extranjeros sin solvencia suficiente, por eso presentan los abogados el poder del 26 de abril del 2002, como registrados, a partir del 7 de mayo del 2001, es cuando comienza jurídicamente la calidad del shoesource, por lo que tanto por la Ley 1450 como la Ley 20-2000, ya no tienen potestad ni reclamos Fecha: 31 de mayo de 2017

posibles, porque ya caducaron los plazos. Ya anteriormente como lo dice la Sentencia No. 85, la Resolución de ONAPI, en su segunda hoja, obtuvieron mediante maniobras fraudulentas la supuesta Resolución No. 70, por eso la rechazaron. Y con la misma deleznable actuación, porque tenían también prescritos los plazos de Shoesource, le prescribieron y así obtuvieron fraudulentamente la Resolución No. 4, que dolorosamente estamos defendiendo. (...) la mala fe, se advierte (...) debido a que el alguacil actuante no le puso número del acto, ni la fecha de la notificación de la sentencia de la Corte de Apelación Civil del Distrito Nacional, pero la recurrimos en casación. Por el mismo acto denota la mala fe, cuando se pone Plaza de C. Payless, lo que nunca ni en ninguna parte ni verbal ni escrito se ha dicho Plaza C. Payless, porque se han dado cuenta, que le inyectaron la mala fe a la sentencia impugnada, para que el tribunal las acojas en conjunto y al hacerlo así procede la casación de la sentencia impugnada” (sic);

C., que no consta en la sentencia impugnada ni en ninguno de los documentos a que ella se refiere, de donde pueda inferirse que las ahora recurrentes propusieran mediante conclusiones formales ante la corte a qua los indicados argumentos en el tercer medio objeto de examen; que no puede hacerse valer ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que no haya Fecha: 31 de mayo de 2017

sido expresa o implícitamente sometido por la parte que lo invoca al tribunal del cual proviene la sentencia atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden público, lo que no ocurre en la especie, por lo que procede desestimar el tercer medio del recurso do casación, por constituir un medio nuevo;

C., que la parte recurrente en su cuarto medio de casación alega, en síntesis, que la corte a qua incurrió en el vicio de ausencia de contestación de todos los puntos de las conclusiones que surgieron el día de la audiencia, tanto la del día 04 del mes de junio del 2003, como de las señaladas en el ampliativo del día 12 de junio del 2003, “aunque si aparece las del dio 12 del mes de junio del 2003…tales como
a) Las nulidades de todas las fotocopias, que la honorable Suprema Corte de Justicia las rechaza, y que todos los Boletines Judiciales aparecen en sentencia, tal como en la más reciente en las páginas 120, 131, 136, del Boletín Judicial 1119, febrero del año 2004; b) Lo preapuntado de distinguir lo fino de lo delgado, es decir, lo de plaza con C., muy fusionado por la sentencia impugnada, y c) la confluencia de los nombrados The May Department Stores Company, con domicilio en 611 O.S., S.L., Missouri, E.E.U.U., como la otra compañía Volume Shoes Corporation, con domicilio en Topeka Kansas, de los E.E.U.U., que nunca tuvieron tiendas ni domicilios en la Fecha: 31 de mayo de 2017

República Dominicana. Y ahora para burlarse de la Honorable Suprema Corte de Justicia Dominicana, le han agregado las repetidas palabras Shoesource Payless, lo que es un absurdo”;

C., que respecto a la queja de la parte recurrente de que la corte a qua incurrió en el vicio de “ausencia de contestación” de todos los puntos que surgieron el día de la audiencia del 4 de junio de 2003, el análisis de fallo atacado pone de relieve que consta que dicha parte recurrente en la audiencia de ese día, solicitó en el ordinal segundo de sus conclusiones que “ratificamos que sean rechazados todos los documentos en copias que hayan sido depositados la Shoesource”, pero sin embargo, no señala qué documento depositado en fotocopia no le merece crédito o ataca lo establecido en su contenido; que si bien es cierto que del análisis del fallo atacado se pone de relieve que la corte a qua no responde las conclusiones de rechazo de los documentos depositados en fotocopia, no menos cierto es que ha sido juzgado por esta Corte de Casación, que el hecho de que un documento sea depositado en fotocopia no impide que los jueces del fondo aprecien el contenido de las mismas cuando, unido dicho examen a otros elementos de juicio presentes en el caso sometido a su escrutinio, deduzcan las consecuencias pertinentes; que, en la especie, la corte a qua retuvo los hechos incursos tanto en los documentos depositados en original como Fecha: 31 de mayo de 2017

en fotocopia, aportados hábilmente al plenario, los cuales fueron tendentes a establecer la existencia y registro de los derechos que alegaban ambas partes, máxime cuando la parte ahora recurrente nunca alegó la falsedad de esos documentos, sino que solo restó eficacia a su fuerza probante de manera generalizada, sin negar su autenticidad intrínseca, razón por la cual el alegato objeto de examen no da lugar a la casación del fallo atacado, por lo que este debe ser rechazado;

C., que con relación a las expresiones presentadas por la parte recurrente en su cuarto medio, en el sentido de que “Lo preapuntado de distinguir lo fino de lo delgado, es decir, lo de Plaza con C., muy fusionado por la sentencia impugnada, c) la confluencia de los nombrandos The May Department Stores Company, con domicilio en 611 O.S., S.L., Missouri, E.E.U.U., como la otra compañía Volume Shoes Corporation, con domicilio en Topeka Kansas, de los E.E.U.U. que nunca tuvieron tiendas ni domicilios en la República Dominicana”, constituye una exposición no inteligible de desarrollo no ponderable, por tanto, las expresiones así presentadas no son admisibles en casación;

C., que la parte recurrente en su quinto y último medio, alega textualmente que “nada dice la sentencia impugnada con respecto a Plaza Payless, S.A., creada para los fines de alquileres de Fecha: 31 de mayo de 2017

casas y otros, que no dice ni expresa nada de zapatos, zapatería, venta de zapatos, etc., lo que le faltó motivos, los desnaturaliza y viola los derechos de los recurrentes, por lo que la sentencia debe ser casada o anulada. Nada dice dicha sentencia sobre las principales compañías extranjeras The May Department Stores Company y la Volume Shoes Corporation, sin domicilios en la República Dominicana, ni nunca dichos domicilios han figurado en ningún acto, confundiéndolos con el agregado de mala fe de última hora a un Payless Shoesource, palabras que es lo mismo, que demuestra la mala fe, porque lo hacen incongruentes y desconocidos. No motivó la doble acción y demanda ante la Corte Penal y la Corte Civil, sabiendo que lo penal mantiene lo civil en estado. No responde ni motiva los registros de Plaza y C. Payless, S.A.”;

C., que con relación al argumento de la parte recurrente de que la corte a qua “nada dice la (...) con respecto a Plaza Payless, S.A., creada para los fines de alquileres de casas y otros, que no dice ni expresa nada de zapatos, zapatería, venta de zapatos”, para lo cual denuncia que le faltó motivos al fallo atacado, se observa que sobre el particular en la sentencia impugnada consta que la corte a qua sí ponderó tal cuestión al indicar en su fallo que: “(...) los señores I.J.M. y Rosa de J.M., registraron el nombre C. Fecha: 31 de mayo de 2017

Payless y Plaza Payless de C., y operaban en tres tiendas, una ubicada en la avenida A.L., una en la avenida M. y la otra en Plaza Haché; que en dichas tiendas se vendían calzados”; que habiendo establecido la corte a qua que en las tiendas C. Payless y Plaza Payless se vendían calzados, independientemente de que se alegue que también realizaban otras actividades comerciales, resulta innegable el hecho de que al tener ambas razones sociales como actividad de comercio la venta de zapatos, la confusión entre las marcas representadas tanto por la parte recurrente como la recurrida, era incuestionable”; en tal virtud, al establecer la corte a qua la actividad que realizaba la parte ahora recurrente, que era la venta de zapatos como también otras actividades de comercio, tal cuestión no cambia el sentido de lo decidido de establecer la confusión que la actividad de venta de calzados generaba en el público, de lo que resulta evidente que al realizar esta ponderación el tribunal a quo no incurrió en la ausencia de ponderación ahora denunciada por lo que el alegato objeto de examen carece de fundamento y debe ser desestimado;

C., que respecto al argumento de la parte recurrente de que la corte a qua nada dice “sobre las principales compañías extranjeras The May Department Stores Company y la Volume Shoes Corporation, sin domicilios en la República Dominicana”, sobre el particular se Fecha: 31 de mayo de 2017

observa que la alzada al mencionar la referida compañía extranjera expresó que: “(...) 5) que The May Departament Stores Company, compañía matriz y controladora de V.S., Inc. y Payless Shoesource, Inc., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No. 1368/96, de fecha 6 del mes de diciembre del año 1996, instrumentado por el ministerial F.R.O., alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia, a la tienda Plaza Payless, S.A., ubicada en la avenida A.L. No. 58, de esta ciudad; (...) 7) que The May Departament Stores Company, compañía matriz y controladora de V.S., Inc. y Payless Shoesource, Inc., levantó comprobación de confiscación e inventario de objetos, mediante acto No. 1019, de fecha 3 del mes de junio del año 1997, instrumentado por el ministerial L.B.D.M., alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, S.S., a la tienda Plaza Payless, S.A., ubicada en la avenida M. No. 07, de esta Ciudad”; que de la comprobación anterior se infiere que la alzada retuvo que la empresa The May Departament Stores Company, era la compañía matriz y controladora de V.S., Inc., y Payless Shoesource, Inc., por lo que sí mencionó en su fallo la referida empresa; que por otro lado, alega el recurrente que “The May Department Stores Company y la Volume Fecha: 31 de mayo de 2017

Shoes Corporation” no tienen domicilios en la República Dominicana, así como que la alzada “no motivó la doble acción y demanda ante la Corte Penal y la Corte Civil, sabiendo que lo penal mantiene lo civil en estado”, que estas argumentaciones se tratan de alegatos no presentados por ante los jueces del fondo por lo que son medios nuevos no ponderables por primera vez en casación;

C., que, además, la sentencia impugnada revela que contiene una completa relación de los hechos de la causa, a los cuales ha dado su verdadero sentido y alcance, así como una motivación suficiente y pertinente que justifica su dispositivo, lo que ha permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley; que, por lo tanto, la sentencia impugnada no adolece de los vicios denunciados por el recurrente, por lo que precede desestimar los medios de casación propuestos, y con ello el recurso de que se trata.

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C. Payless, S.A., y Plaza Payless, S.A., contra la sentencia civil núm. 437, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 30 de septiembre de 2004, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena a la parte recurrente, al pago de las costas Fecha: 31 de mayo de 2017

del procedimiento a favor de los Lcdos. H.H.V., J.M. y L.R.P., quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 31 de mayo de 2017, años 174º de la Independencia y 154º de la Restauración.

(Firmados).- F.A.J.M..- Dulce M.R.B..- J.A.C.A..-

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.