Sentencia nº 1054 de Suprema Corte de Justicia, del 29 de Junio de 2018.

• Número de sentencia: 1054
• Número de resolución: 1054
• Fecha: 29 Junio 2018
• Emisor: Primera Sala Suprema Corte de Justicia

Fecha : 29 de junio de 2018

Sentencia núm. 1054

C.A.R.V., Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una sentencia de fecha 29 de junio del 2018, que dice así:

SALA CIVIL Y COMERCIAL

Audiencia pública del 29 de junio de 2018 Casa Preside: Francisco Antonio Jerez Mena

Dios, Patria y Libertad

En nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S. A. (LABOFAR), compañía constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su presidente, N.E.H., dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0078648-2, domiciliado y residente en la calle P.H.U. núm. 3, sector G., de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 455, de fecha 11 de julio de 2006, dictada por la Primera Sala de Fecha: 29 de junio de 2018

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo figura copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lcdo. Domingo S.A., por sí y por los Dres. M.B.H. y R.P.R., abogados de la parte recurrida, Industrias Farmacéuticas del Caribe, S. A. (INFACA);

Oído el dictamen del magistrado procurador general adjunto de la República, el cual termina: Único: Que en el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente recurso de casación”;

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 12 de septiembre de 2006, suscrito por la Dra. M.G.D., abogada de la parte recurrente, Laboratorios Farmacéuticas Asociados, S. A. (LABOFAR), en el cual se invocan los medios de casación que se indicarán más adelante; Fecha: 29 de junio de 2018

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de octubre de 2006, suscrito por los Dres. M.B.H., M.P.F. y la Lcda. R.P.R., abogados de la parte recurrida, Industrias Farmacéuticas del Caribe, S. A. (INFACA);

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25-91, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156-97, de fecha 10 de julio de 1997, los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726-53, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de diciembre de 2008;

La CORTE, en audiencia pública del 28 de marzo de 2007, estando presentes los magistrados R.L.P., presidente; M.T., E.M.E. y A.R.B.D., asistidos de la secretaria;

Visto el auto dictado el 25 de junio de 2018, por el magistrado F.A.J.M., presidente de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados B.R.F.G., P.J.O. y J. Fecha: 29 de junio de 2018

A.C.A., jueces de esta sala, para integrarse a esta en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 926-35, de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294-40, de fecha 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) con motivo de un recurso de apelación administrativo incoado por Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S. A. (LABOFAR), contra la resolución núm. 000273, de fecha 30 de julio de 2004, dictada por el Departamento de Signos Distintivos de la ONAPI, el Director General de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual, dictó el 18 de enero de 2006, la resolución núm. 0014-06, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARAR, como al efecto DECLARA en cuanto a la forma regular y válido, el presente recurso de apelación por vía Administrativa por haberlo hecho de conformidad con la ley que rige la materia; SEGUNDO: RECHAZAR como al efecto RECHAZA, en cuanto al fondo, el presente recurso de apelación por vía administrativa, incoado por la sociedad comercial LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ASOCIADOS, S.A.; TERCERO: REVOCAR como al efecto REVOCA, en todas sus partes la resolución No. 000273, de fecha 30 de julio del año dos mil cuatro (2004), dictada por el Departamento de Fecha: 29 de junio de 2018

Signos Distintivos por verificarse la existencia de suficientes elementos diferenciadores que permiten su coexistencia en el mercado local, sin crear error o confusión al público consumidor, a pesar de que ambos productos estarían destinados a prevenir la misma enfermedad; CUARTO: DISPONER como al efecto DISPONE que la presente resolución sea notificada a las partes y publicada en el boletín informativo de la ONAPI”;
b) no conforme con dicha decisión Industrias Farmacéuticas del Caribe, S.
A. (INFACA) interpuso formal recurso de apelación contra la resolución antes indicada, mediante acto núm. 405-2006, de fecha 3 de marzo de 2006, instrumentado por el ministerial P.R.C., alguacil ordinario de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, siendo resuelto dicho recurso mediante la sentencia civil núm. 455, de fecha 11 de julio de 2006, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: RATIFICA el defecto pronunciado en audiencia contra la parte recurrida LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ASOCIADOS, S.A. (LABOFAR) por falta de comparecer, no obstante haber sido legalmente citada; SEGUNDO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por FARMACÉUTICOS DEL CARIBE, S.A. (INFACA), contra la resolución No. 14/2006, de fecha 18 de enero de 2006, dictada Fecha: 29 de junio de 2018

por el Director General de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), por haberse intentado conforme a las reglas procesales que rigen la materia; TERCERO : ACOGE, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito precedentemente, y en consecuencia, REVOCA la resolución recurrida, declarando así la nulidad del certificado de registro No. 115811, de fecha 15 de noviembre del año 2000, que ampara la marca de fábrica MIO-FLEXIDOL, por los motivos expuestos; CUARTO : CONDENA a la parte recurrida, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en favor y provecho de los LICDOS. C.S., M.B.H.Y.R.P., abogados, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO : COMISIONA al ministerial R.A.P., de estrados de esta sala, para la notificación de la presente sentencia”;

Considerando, que la parte recurrente propone en su memorial, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Falta de estatuir y de base legal; Segundo Medio: Violación de las disposiciones contenidas en los artículos 71, 73, 74, 78 y 79 de la Ley No. 20-00, sobre Propiedad Industrial; Tercer Medio: Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, insuficiencia de motivos: los motivos dados por la sentencia impugnada son vagos y genéricos, no permiten establecer la realidad de los hechos”;

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medios de casación, reunidos para su conocimiento por su estrecha vinculación, la Fecha: 29 de junio de 2018

parte recurrente alega que la corte a qua incurrió en el vicio de falta de base legal, toda vez que la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI) actuó de acuerdo con lo establecido en los artículos 78 y 79 de la indicada norma, determinando que la marca referida cumplió con los requisitos del artículo 75, así como con las disposiciones reglamentarias correspondientes, sin incurrir en las prohibiciones previstas en los artículos 73 y 74; que asimismo, la alzada se limitó a expresar que las marcas objeto del litigio son idénticas, sin interpretar la legislación aplicable; toda vez que solo puede ser declarada la nulidad cuando se presentan todas las condiciones previstas por los artículos 73 y 74 de la Ley núm. 20-00, lo que no ocurre en la especie, en razón de que el término “Mio” tiene un significado propio tendente a sugerir el origen de la fabricación del medicamento y por lo tanto, no puede establecerse que existe riesgo de confusión entre las marcas MIOFLEX y MIO-FLEXIDOL; que además, el término “Flexidol” constituye parte de una línea de relajantes musculares que comercializa la hoy recurrente; que MIO-FLEXIDOL requiere prescripción médica y es una marca registrada internacionalmente, contrario a MIOFLEX, motivo por el que no hay riesgo de confusión ni de asociación; que para evaluar las marcas estas deben ser observadas íntegramente, valorando los aspectos gráficos y el vestido comercial, tomando en consideración su forma, estilo, colores, figura, empaques, así como su combinación, aspectos que tienen Fecha: 29 de junio de 2018

diferencias abismales, pues por un lado, los colores de MIO-FLEXIDOL son rojo, azul y blanco, conteniendo un blíster plástico y transparente de diez capletas color amarillo, y por su parte, MIOFLEX mantiene los colores marrón, azul, crema, negro, rojo y blanco, contrario a lo indicado por la corte, conteniendo su empaque una envoltura de papel de plomo con cuatro capletas color blanco; en ese sentido, no todos los elementos distintivos son parecidos y por tanto, no hay riesgo a confusión, por lo que resulta de imposible aplicación el artículo 74 de la Ley núm. 20-00, mencionado por la alzada; que además, hay que considerar que MIOFLEXIDOL ha sido comercializada desde el año 2000 y se ha realizado una inversión para mantenerla en el mercado;

Considerando, que para una mejor comprensión del caso es oportuno precisar los siguientes elementos fácticos que se derivan del fallo impugnado: a) en fecha 15 de diciembre de 1993, a solicitud de N.P., la Secretaría de Estado de Industria y Comercio emitió el certificado núm. 59910, correspondiente a la marca MIOFLEX, registrada en la clase núm. 11, por un término de 20 años, a favor de Industrias Farmacéuticas del Caribe, S. A. (INFACA, S. A.); b) en fecha 15 de noviembre de 2000, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio emitió el certificado núm. 115811, correspondiente a la marca MIO-FLEXIDOL, registrada a favor de Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S.A.; c) INFACA solicitó a la Fecha: 29 de junio de 2018

Directora del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), la nulidad del certificado de registro de la marca MIO-FLEXIDOL, solicitud que fue acogida por el indicado órgano, mediante resolución núm. 000273, de fecha 30 de julio de 2004, debido a que el mantenimiento de ambas marcas en el mercado causaba riesgo de confusión; d) no conforme con esa decisión, Laboratorios Farmacéuticos Asociados, S. A. (LABOFAR), interpuso formal recurso de apelación administrativo contra la referida resolución, recurso que fue decidido mediante la resolución núm. 0014-06, emitida en fecha 18 de enero de 2006, por el Director General de la ONAPI, que revocó la resolución impugnada y mantuvo el registro de la marca MIO-FLEXIDOL;
e) Industrias Farmacéuticas del Caribe, S. A. (INFACA), recurrió la indicada resolución administrativa en apelación por ante la corte a qua, recurso que fue acogido mediante la sentencia que ahora se impugna en casación;

Considerando, que la corte a qua rechazó el recurso de apelación del que estuvo apoderada, fundamentando su decisión en los siguientes motivos:

que el artículo 74 de la ley 20-00 sobre Propiedad Industrial señala que no podrá ser registrado como marca un signo cuando ello afectare algún derecho de terceros. A estos efectos considera, entre otros, los Fecha: 29 de junio de 2018

casos en que el signo que se pretende registrar sea idéntico o se asemeje de forma que pueda crear confusión, a una marca registrada que distingue los mismos productos o servicios; o sea idéntico o se asemeje a un nombre comercial, un rótulo o un emblema usado o registrado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que dadas las circunstancias del caso pudiese crearse confusión; o constituya la reproducción total o parcial, la imitación, la traducción o la transcripción de un signo distintivo que sea notoriamente conocido en el país por el sector pertinente del público, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión, un riesgo de asociación con ese tercero, un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario; o cuando infringiere un derecho de autor o un derecho de propiedad industrial preexistente o se hubiese solicitado para perpetrar o consolidar actos de competencia desleal; que una simple comparación de las dos marcas de fábrica evidencia claramente que las mismas son idénticas en casi la totalidad de las letras que las componen, y además, su sonido y presentación son muy parecidos, en tal sentido, resulta incuestionable, que mantener ambas marcas en el mercado conduciría a las personas que intervienen en el mercado, y particularmente a los consumidores, a incurrir en confusión y error con todos los perjuicios que ello implica; (…) que de igual forma el ya citado convenio de París prohíbe todo acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, y el hecho de que MIOFLEXIDOL, se trate también de un relajante muscular y que use los mismos colores de MIOFLEX, es decir, el rojo, el azul y el blanco, como se evidencia en las cajas de ambos productos depositadas en el Fecha: 29 de junio de 2018

expediente, puede crear confusión en el consumidor; que al hacerse el análisis comparativo tanto gráfico como fonético de las marcas de fábrica MIOFLEX y MIO-FLEXIDOL, somos de parecer que existe reproducción parcial por parte de la marca de la recurrida con respecto a la recurrente que no le permite coexistir en el mercado local sin crear error o confusión al público consumidor o entre los medios comerciales

;

Considerando, que es oportuno recordar que para los efectos de la Ley núm. 20-00, sobre Propiedad Industrial, se entenderá por marca, “cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apta para distinguir los productos o servicios de una empresa, de los productos o servicios de otras empresas”; dicha norma también establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante el registro;

Considerando, que la función principal de las marcas, reconocida de manera generalizada por la doctrina y la jurisprudencia, es la distintiva, la cual permite al consumidor identificar el producto o servicio que le satisface; en ese tenor, de conformidad con el artículo 74, literal a) de la aludida Ley núm. 20-00, no podrá ser registrada como marca un signo que afecte el derecho de un tercero, específicamente cuando sea idéntico o se asemeje a la marca prioritaria, de forma que pueda crear confusión en el consumidor, ya sea porque distinguen productos que pertenecen a la misma clase, o productos que aún cuando no pertenecen a la misma clase, Fecha: 29 de junio de 2018

pueden ser asociados o vinculados; que esta restricción, además de tener por objeto la protección de los derechos de terceros con marcas registradas, también tiene por finalidad la protección del consumidor que, no encontrándose debidamente informado, puede confundir un producto por otro, por la relación de las marcas que los distinguen;

Considerando, que el riesgo de confusión se determina cuando desde la óptica del consumidor, es presumible que el titular de la marca prioritaria se encuentra conectado jurídica o económicamente con quien pretende utilizar el signo similar, o cuando debido a la semejanza entre los signos distintivos existe el riesgo de que sea adquirido un producto pensando que se trata de otro; en ese sentido, no solo debe valorarse la grafía de las marcas, sino que también se requiere una valoración in concreto, en la que se ponderará la similitud o semejanza entre los dos signos, a partir de sus colores, formas e indicación geográfica; asimismo, debe determinarse esa similitud en los planos auditivo, visual y semántico, no siendo necesario que la semejanza se encuentre en todos los planos para la anulación del registro considerado no prioritario;

Considerando, que en la especie, la alzada anuló el registro de la marca MIO-FLEXIDOL, aduciendo que entre esta marca y MIOFLEX existe una relación tal que impide que la primera sea considerada como distintiva; Fecha: 29 de junio de 2018

cuestión que determinó al ponderar que ambas marcas son idénticas en casi la totalidad de sus letras, que tienen sonidos parecidos y utilizaban colores similares en sus empaques (rojo, azul y blanco) y en ese tenor, indicó que MIO-FLEXIDOL es una reproducción parcial de MIOFLEX;

Considerando, que no obstante lo indicado por la alzada, cuando se trata de marcas farmacéuticas, al momento de comparar las semejanzas visuales de los signos, debe tomarse en consideración la utilización de prefijos genéricos o descriptivos, en razón de que tratándose de términos genéricos, estos deben ser excluidos del examen para determinar si el registro de la marca no prioritaria debe ser anulado; que en la especie, las marcas objeto de litigio contienen el prefijo “Mio”, que como lo indica la parte recurrente, se trata de un elemento compositivo que tiene por significado “músculo”; prefijo que por consiguiente, debió ser excluido por la alzada al momento de realizar su examen; de manera que al indicar la corte a qua que la marca “MIO-FLEXIDOL” constituía una reproducción parcial de “MIOFLEX” en los aspectos gráfico y auditivo, por ser idénticas en casi la totalidad de las letras que las componen, es evidente que dicha alzada incurrió en una errónea valoración del caso bajo examen;

Considerando, que la falta de base legal como causal de casación se produce cuando los motivos dados por los jueces no permiten reconocer si Fecha: 29 de junio de 2018

los elementos de hecho necesarios para justificar la aplicación de la ley se hallan presentes en la sentencia¹; lo que ocurre en la especie, por cuanto la corte a qua determinó la revocación de la resolución emitida por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI), valorando la existencia de riesgo de confusión, deducido de la valoración de todas las letras que componían gráficamente las marcas objeto del litigio, actuación incorrecta, ya que el prefijo genérico contenido en cada marca se trata de un elemento que por sí solo carece de distintividad, siendo sus elementos adicionales los que deben ser ponderados para determinar si es posible diferenciar claramente los signos; de manera que procede casar la sentencia impugnada;

Considerando, que el artículo 65, numeral 3 de la Ley núm. 3726-53, prevé que: “Las costas podrán ser compensadas: (…) 3) Cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces”, motivo por el que procede compensar las costas procesales.

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia civil núm. 455, dictada en fecha 11 de julio de 2006, por la Primera Sala de la Cámara Civil y

¹ Sentencia núm. 2 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 12 de Fecha: 29 de junio de 2018

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; y envía el asunto por ante la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Segundo: Compensa las costas procesales.

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de G., en su audiencia pública del 29 de junio de 2018, años 175º de la Independencia y 155º de la Restauración.
(Firmados) F.A.J.M.-B.R.F.G. -JoséA.C.A..

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, secretaria general, que certifico.