El uso de la marca ajena en publicidad

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"El uso de la marca ajena en publicidad"

Janet Adames de Lantigua

Abogada especialista en marcas, patentes y derecho de autor, socia de J. Adames & Asociados

Resumen:

Se plantea el uso de la marca ajena en la publicidad que hacen terceros, mediante la oferta de productos genuinos o servicios vinculados con determinadas marcas, cuando tal uso es efectuado de buena fe, sin distorsión o alteración de la marca y del producto que le acompaña.

Palabras claves:

Uso, marca, ajena, publicidad, concesionario, distribuidor, licitud, engaño, propiedad industrial, República Dominicana.

¿Puede el titular de una marca prohibir a un tercero hacer publicidad para anunciar al público que ofrece servicios relacionados con ella, que vende productos genuinos etiquetados con dicho signo distintivo o que está especializado en el manejo o mantenimiento de productos vinculados con esta?

Para responder a esta pregunta, a continuación analizamos la licitud o ilicitud del uso de la marca ajena al publicitar servicios vinculados a productos genuinos o productos genuinos nuevos o usados, así como la posible calificación de tal actividad como un acto de competencia desleal, capaz de crear un riesgo de asociación o confusión, cuando tal uso no es efectuado de conformidad con las prácticas usuales y leales.

LOS DERECHOS DEL TITULAR Y DEL USUARIO DE LA MARCA:

La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial otorga derechos exclusivos al titular de la marca registrada, garantizando de este modo la función distintiva que la caracteriza. Sin embargo, cuando el uso de la marca por parte de un tercero responde a fines legítimos en los que no es posible apreciar riesgo de asociación o confusión, aprovechamiento de clientela, prestigio o reputación ajena, estamos cruzando los límites que el legislador impone al propio titular de tales derechos.

El artículo 88 de la Ley No. 20-00 concilia dos intereses: los derechos del titular de la marca y la libre circulación de mercancía, en aras de la comercialización ulterior de productos genuinos que lleven la marca, sin que ello implique una violación a un derecho marcario. En consecuencia, cuando el uso de la marca ajena es efectuado por vendedores de productos genuinos, de manera intacta, sin ningún tipo de distorsión, de buena fe y sin fines de crear confusión o riesgo de asociación, estamos en presencia de un agotamiento marcario y por lo tanto cualquier acción por infracción marcaria no tendría un fundamento válido.

El citado artículo 88 justifica este razonamiento al disponer lo siguiente:

Artículo 88.- Limitación de los Derechos por Agotamiento. 1) El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de la marca en relación con los productos legítimamente marcados que el titular o alguna otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él hubiese introducido en el comercio en el país o en el extranjero, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro;

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