La mala fe en los conflictos de marcas

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La mala fe en los conflictos de marcas

María del Pilar Troncoso;

Abogada de la firma Troncoso y Cáceres Vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Inc.

La función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Esto es, la marca es el elemento que permite que los consumidores puedan identificar los productos y servicios ofertados para escoger el de su preferencia. El consumidor repetirá la marca que ha cumplido sus expectativas y descartará aquélla que no le dio el resultado esperado, sustituyéndola por otra.

La marca es un instrumento de competencia a través del cual los comerciantes buscan atraer a los consumidores hacia la adquisición de su producto o servicio y para esto llevarán a cabo acciones para dar a conocerlo. En este proceso, la elección de la marca es el punto de partida. Se tratará de buscar una marca que logre captar la atención de los consumidores y es en esta elección y frente a un conflicto marcario donde la mala fe podría ser irrelevante o jugar un papel determinante.

Las regulaciones del mercado tratan de procurar una libre competencia sana, fundamentada en el principio de la buena fe. Sin embargo, aun actuando de buena fe, se pueden producir situaciones que no son admisibles por no cumplir objetivamente con su finalidad. Otras veces, basta que la mala fe haya sido el móvil de una determinada actuación para que la misma no sea aceptada. Analizaremos estos dos supuestos dentro del derecho marcario.

El derecho de marcas protege no sólo el interés de los titulares de las marcas sino también el de los consumidores. Por tanto, el signo escogido no deberá causar error o confusión en el público consumidor. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o servicio de otro, entonces no podrá ser marca en los términos señalados1.

En ocasiones, la marca seleccionada no cumple con la función distintiva, ya que es idéntica o similar a otra previamente usada o registrada. Habrá que examinar entonces si frente a los consumidores existe o no un riesgo de confusión. Con ese propósito, cuando se confrontan las marcas en los casos de oposición o nulidad de un registro, es usual que se defienda la marca adoptada fundamentándose en las razones que motivaron la elección de la misma para justificar que no ha habido intención de imitar la marca del otro y que se ha actuado de buena fe. En una acción en contra del registro del nombreEspecialidades Tony Roma, la parte impugnada alegó queTony era su apodo y que no podían arrancarlesu apodo inmemorial 2. En otro, la impugnada argumentó que tenía todo el derecho a usar sus inicialesGAP para llamar a su compañía3. Esto es, se intentó superponer el elemento subjetivomotivación al elemento objetivosimilitud confusionista. En ninguno de los casos fue acogida la justificación y se denegaron los registros. Es claro que teniendo en cuenta que la marca debe cumplir su función esencial de distinguir productos o servicios y por tanto no provocar error o confusión en los consumidores, el elemento subjetivo carece de relevancia. La buena fe no debería cambiar los términos del problema ni la solución que le corresponde, pues ésta debe atenderal hecho objetivo de la posibilidad...